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美国撤销53000个商标原因,究竟又出什么幺蛾子?

来源:    发布时间:2023-12-01 15:25    点击量:637

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在美国商标申请代理市场,吸睛的低价全包美国商标注册代理服务,几个月包过下证的服务标语是屡见不鲜,那么这些代理服务是否就是市场常态?是否合法合规?

某些用低廉成本来招揽业务的商标代理公司,为了节约成本,借用其他美国律师的资格,直接操作商标递交的活动。而这种未经美国律师直接操作的行为,是美国专利商标局明令禁止的,一旦被USPTO查到,不仅涉案代理机构以及借用资质的美国律师将受到严厉处罚,甚至还会牵连到申请人的商标面临被撤销,企业品牌遭受重创。

继去年9月,美国商标局针对深圳某公司发出了“Order to Show Cause”(陈述理由指令),长达600多页的文件详细描述了商标注册违规行为。事件涉及13,000多个商标被撤销。

近期,20231127日,USTPO再次发布了“Supplemental Show Cause Order”(补充举证指令),延续了上次的调查。USTPO搜集了更多证据,本次涉及53,205个商标,文件多达1319页。此次惩戒,美国商标局还专门列出了这些商标代理公司的中文名称。文件链接如下:https://developer.uspto.gov/tm-decisions/search/administrative

(打开链接后,点击红框位置链接,下载查看)

        文档中显示,被调查的机构在代理客户提交美国申请商标的过程中存在许多违规操作,包括:


A.被申请人在美国专利商标局广泛从事未经授权的执业活动

B.被申请人在向美国专利商标局提交的商标申请中不当输入他人签名,并提供虚假或虚构信息,蓄意掩盖其未经授权的执业行为。

C.被申请人在进入美国专利商标局系统提交商标申请时多次违反使用条款。

D. 被申请人提交了数千份使用虚假样本的申请。

根据过去几年的经验,这些涉及其中的商标很有可能首先被亚马逊的品牌注册系统进行移除,并被平台归类为出问题的商标。相关商家的未来商业活动和发展也很可能被此次事件影响。

那不幸中招的涉案美国商标应该如何救济?

1. 尽快重新提交美国商标申请。对于申请人主体是否需要更换,就申请人主体资质来说本身没有问题,但由于制裁事件的影响,以免USPTO的特别关注抽查,建议可以更换申请人主体。

2. 申请商标尽快到相应电商平台进行备案。就亚马逊备案系统来说备案信息通常会有延后性,商标所有人及卖家可以在重新申请商标的同时尽快补充备案,以最大程度减小被平台撤销备案的损失。

3. 就原涉案商标尝试寻找可靠的律师进行及时的申诉,救济。

由于中美商标审查制度的不同,许多申请人尤其是中国企业,会在美国商标申请过程中遇到各式各样的误区与注册障碍,而大部分问题实则都可以通过专业律师通过合适的申请策略来进行规避。

Q1 未选择适合的美国商标申请基础

美国商标申请可以基于4种申请基础方式,分别为1)实际使用Actual Use in Commerce2)意图使用Intent to Use3)国外申请 Foreign Application;以及4) 马德里国际申请 International Application

4种申请基础的区别与条件在于:

1)实际使用,需要申请人已在美国使用了申请商标,并在商标申请时提交使用证据;

2)意图使用,申请人还未在美国使用申请商标,可以选择先提交商标申请,在申请商标审查通过后递交证据;

3)国外申请以及马德里国际申请,对于中国企业来说,如果国内已经有注册商标,可以通过马德里途径或者凭借国内商标注册证书,提交美国商标申请,美国商标申请核准注册前无需提交使用证据。

选择合适的申请基础,有利于企业节省申请注册时间及成本。

Q2 指定过多或过于宽泛的商品服务项目

中国以申请在先原则,所以商标申请人一般习惯于在国内采用保护+防御的商标布局策略,指定商品服务项目偏向于“越多越好,越大越好”,但如果沿用至美国可能并不完全合适。

美国主要以商标在先使用来确定商标权利,因此对于以“实际使用”“意图使用”作为基础提交的申请商标,USPTO会要求商标申请人在商标注册前提交商标在指定商品或服务上的实际使用证据,尤其是对于指定的商品服务项目范围过广的申请商标,美国审查员可能会另外下发审查意见要求申请人提交更多的使用证据来证明这些商品服务项目已被实际的投入使用,若没有在期限内提交符合要求的使用证据,商标申请将会被撤销。

因此,建议以实际使用需要来选择美国商品服务项目。

Q3 使用证据不符合标准及虚假的使用声明

为了尽快获得商标所有权,商标申请人可能会提交虚假的使用声明或者使用证据不符合审查要求,例如后期合成的商品包装照片,声明中提供虚假的首次使用日期等。如果在审查阶段审查员对使用证据或使用声明的真实性提出质疑,会要求申请人在期限内给出答复,若未能给出合理解释,商标申请将被撤销。即使在使用证据审查阶段顺利通过,因为美国商标局商标的所有文书案卷都是公开的,后续他人也可以以“该商标欺骗官方”为由向USPTO申请撤销该商标,这无疑也是对于商标权利的稳定性造成了潜在的隐患。

由于美国商标局对于商标审查越发严格、规范较多,国际局审查通过的申请商标,在美国商标申请实审阶段,可能仍会因为各种问题而下发审查意见要求,申请人在期限内答复,否则申请商标将会被撤销,例如,除了可能遇到的在先近似商标问题,原因还可能是指定商品服务项目范围广、不符合美国标准商品服务项目、商标描述、商标含义、商标申请人主体信息缺失等。

成功申请下一件美国商标,选择一位合规、专业并且实践经验丰富的美国代理律师可以在申请前提供针对性建议及风险提醒,来规避申请中可能会遇到的风险及隐患,是至关重要的。