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案例四:疑难案件的实务操作

华裔美国科学家H博士回国创立了一家高科技企业。出于对美国专利代理机构的信任,其主营产品相关技术一直首选美国律师在美国提交专利申请。

H博士委托美国律师在美国提出了一件核心专利申请,并委托光华所代理该PCT国际申请进入中国的案件。光华所代理的进入中国申请进展非常顺利,仅进行了一次答辩即获授权。但由美国律师代理的案件却遇到了麻烦,历经6年,先后进行了4次OA答辩,仍然不能说服严苛的审查员,争论焦点在于两篇对比文件是否构成结合启示。更关键的是,虽然产品销路非常好,但由于美国专利的迟迟不授权,对产品在美国市场的扩张造成了障碍。

H博士抱着试试看的心态,将这件美国专利申请案件转委托至光华所代理,光华所国际部的代理师对技术和对比文件进行了深入研究,设计构建了详尽且有针对性的对比实验,并且与美国专利审查员进行了电话沟通,详尽地分析了本发明的技术要素、也分析了两篇对比文件中提及相关技术的区别技术特征,深入技术机理的阐述,再结合设计构建的针对性实验数据,有理有据和美国审查员进行详细的沟通。最终获得了这件核心专利的授权,也成为了H博士的创新产品开拓美国市场的有力的武器。同时,核心专利在中国和美国均获得授权,为H博士在资本融资领域争取了有利的筹码,通过筹集投资基金,H博士的生产线得以进一步扩大,事业版图也得以扩充。